中一知識產權：美國商標註冊，需要註意什麽？

2021年12月17日

近日，一則關於深圳某知識產權代理公司被美國專利商標局（USPTO）製裁的新聞引發行業關註，因該代理公司實施了包括非法代理、代簽申請、提供虛假地址、共享申請賬戶等多項違法違規行為，導致其代理的15000多個美國商標全部作廢。

製裁內容節選：
「 1、永久禁止該代理機構或相關人員提交商標的所有項目；
2、官方拒絕受理任何關於該代理機構或相關人員提交商標的所有文件；
3、官方將永久停用所有該代理機構或相關人員在官方的聯系通道，並采取一切措施防止並拒絕該代理機構或相關人員創建新的、其它聯系賬戶；
4、終止該代理機構或相關人員提交的所有項目的進行程序，包括但不限於申請中、已註冊的所有程序；
5、逐步刪除該代理機構或相關人員在所有其提交的申請、已註冊案件中的相關信息；
6、由該代理機構或相關人員提交的商標申請或註冊信息，將從官方數據庫中逐步清除，並繼續清查與該代理機構或相關人員的相關賬戶、相關案件等信息。」

細看該案結果，跟國內對待「劣跡藝人」手法相似——聲銷跡滅、作品下架、永久封殺。隨著該製裁的生效，不少企業及商家之前由該公司代理註冊的商標也一朝覆滅。

隨著國內企業在美國商標註冊數量的激增，美國USPTO積極采取各種措施，加強了對美標申請的監查及審查力度。可以預見，未來中國企業註冊美國商標將遭遇更嚴苛的審核，企業該如何應對？

美國商標註冊，需要註意什麽？

01委托正規代理機構

美國商標需委托正規的商標代理機構和美國執業律師提交申請（正規代理公司一般有合作的正規外所，不必自己接觸美國律師），USPTO官費規範項目250美元/類，非規範項目350美元/類，加上國內代理機構服務費及美國律師費，固定成本就在那裏，市場上的低價代理需要警惕。

02哪些類型可以註冊

已經使用的，需提供在美國的商標商業使用證據；
意向使用的，申請授權後需提供使用證據；
基於優先權的，需提供優先權證明文件；
基於本國已註冊的，申請時需同時遞交本國商標註冊證書及英文翻譯。

03使用證據-真實

使用證據務必遵循真實性原則，不P圖、不偽造證據。現在USPTO 的審查越來越嚴格，增加了審查員數量，運用先進軟件判別簽字、使用證據的真偽，如發現可疑，不僅增加了駁回風險且容易構成虛假申請。
即使通過註冊，之後也極可能被第三方提起或USPTO自行發起的商標撤銷程序和商標重審程序撤銷，也可能影響其他正在申請的商標。

04最早使用時間

雖然USPTO在審查的過程中不會審查這個時間，但也需要實事求是，因為後續如果涉及到異議或無效等案件，這個時間是個關鍵因素。

05不盲目增加商品小項

美國實行的是使用在先原則，商標用在什麽項目上就註冊什麽項目，小項越多，需要提供的使用證據就越多，這樣反而增加了註冊難度和風險。

06常見的駁回理由

商標缺乏顯著性（包括商標具有普通含義，是一般詞匯等）；
商標描述有誤（尤其是對商標設計和含義等描述和商標文字和圖樣不符合）；
商標使用證據問題（包括證據不足，證據有誤等）；
在先商標沖突（存在相同或近似商標，詳見引征商標信息）。

07準備多國使用的，考慮通過《馬德裏公約》進行美國商標申請

基於國內有效商標申請或註冊的，可通過馬德裏商標延伸至美國，申請時無需提供使用證據，在註冊成功後5-6年內提供有效使用證據即可。

08美國商標購買

市場上在售的美國商標，雖然按實際使用註冊下來了，但95%以上基本沒有投入商業使用，這類商標一但對別的商標構成障礙，撤銷概率極大，購買需謹慎。
如急用，必須買一個的，可在投入使用後，用自己的名義重新提交一個合法的相同商標申請，以規避收購商標權力不穩定帶來的風險。

09註意定期維護

商標註冊後，要隨時關註狀態，不要錯過5-6年的商標使用申明，逾期未提交將失效。
另外註意保留商標的使用證據，不僅是為了應對USPTO定期的使用宣誓，也為將來有可能出現的商標維權案件提供有力證據。

結語

遵守國內外法律法規，聘請專業的服務機構，擁有正規商標、專利、版權等知識產權的保護，才能幫助企業在海外市場走的長遠。

中一知識產權專註知識產權行業近20年，服務網絡覆蓋全球100多個國家及地區，與美國Dickinson Wright、歐盟Mark Clerk、日本SHIGA等國際知名知識產權服務機構建立了長期的業務往來合作關系，企業朋友們如有涉外商標、專利等相關疑問或服務需求，可撥打熱線0755-82094518進行咨詢。

【中一知識產權官網】
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