海外商标如何规避非正常代理风险?

2022年09月23日

随着经济的全球化,各国之间的贸易往来不断加深,越来越多的中国企业走出国门开拓海外市场。商标作为品牌的法律载体,在海外贸易中发挥着极其重要的作用,注册海外商标已成为企业发展国际业务、参与国际竞争的重要措施之一。自2004年亚马逊进军中国市场以来,中国企业进入国际市场变的更加便利,美国历来是许多企业在亚马逊的必争之地,注册美国商标渐成为了许多中国企业的首选。随着美国商标注册数量及相关乱象的激增,美国专利和商标局(USPTO)对于商标申请人的审查也变得越来越严格,越来越多的代理机构因非正常代理商标注册被打击,涉事的商标数量呈指数级增加,给许多中国企业造成了无可挽回的损失。对此,中国企业/卖家应当警惕美国商标注册中的非正常代理。


1.什么是美国商标中的非正常代理?

为了更好的理解非正常代理的概念,下述为办理美国商标事务中对于商标代理的要求:

①必须由美国高等法院认证的执业律师才能从事代理商标事务;

②外国申请主体的商标事务需由具有资质的美国律师代理。

近来爆出许多涉外商标代理机构通过提供虚假和/或欺诈的律师信息以及借用美国注册律师的名义代理商标事务与上述规定不符,属于非正常代理的行为。


2.非正常代理对所涉美国商标的影响

对于非正常代理机构的处理方式,美国专利商标局将初步发出《陈述理由令》,要求被调查的代理机构在规定期限内作出合理答复。如未做出合理的答复,其代理的美国商标将会因此受到制裁,商标权利极可能会被终止。正如2021年爆发的类似事件中所涉及的商标,后续大多收到美国官方下发的商标权利终止通知。

对于因非正常代理而权利被终止的商标,美国专利商标局建议商标权利的申请人重新递交申请。重新递交无论是从权利还是金钱方面都会给商标权利人带来巨大损失,若商标权利人处在正常经营中,还要面对重新申请中存在的风险。


3.对海外商标申请及维护的启发

海外商标布局是品牌出海的基石,企业因此应给予高度重视。完善的海外商标申请及维护策略,将为企业发展赋能,反之就可能成为企业发展的掣肘。不断完善海外商标布局及提高风险规避能力,在国际环境朝夕变化的今天的意义显得尤为重要。近年接连发生在美国的非正常代理事件,造成大量已在海外市场运营的商标面临无效风险,这也给企业敲响了警钟,在处理美国商标乃至海外商标事务中应保持谨慎的态度,选择专业可靠的代理机构可为企业知识产权提供有力保障。

选择海外商标代理机构可以从以下几点出发:

选择具有商标备案资质且经营时间较长的代理机构,并在合作中考察其代理服务的专业性及可靠性;

考察代理机构的海外合作机构,从团队规模,知名度及所服务的客户等角度出发;

③从成本角度考虑,由于目前市场上商标代理机构鱼龙混杂,建议尽量避免选择费用较低的代理机构不要相信百分百包通过等说辞

④商标申请人自己要有合法合规的意识,提供真实准确的申请资料,不虚构使用证据和实践资料,远离建议作假的代理机构。


4.提示

下面链接是历来美国专利商标局对于非正常代理机构发出的通知,可查看了解其详情,也可留意自己名下的美国商标是否在被制裁的名单之中。

https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks

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