中国企业出海知识产权合规管理

2024年03月20日

日前，北京市知识产权公共服务中心以“中国企业出海知识产权合规管理”为主题，举办海外知识产权风险防控专题活动。以下为活动中嘉宾发言要点，供学习参考。

一、中国企业“出海”知识产权合规特点

1.企业自有海外知识产权较少，海外知识产权制度运用困难。企业出海初期规模小，拥有的海外知识产权数量较少，因此难以充分运用相关权利制度。

2.海外相关基础知识产权比较多，海外知识产权纠纷防不胜防。如通信领域专利技术较多，即使不存在侵权的恶意，企业遭遇知识产权诉讼的概率仍较大。

3.企业知识产权团队尚不完善，海外知识产权人员经验不足。企业出海初期知识产权团队经验不足，难以作为企业的坚强支撑，应对纷繁复杂的海外知识产权纠纷。

4.海外市场销售额尚小，企业遭遇纠纷后进退两难。海外知识产权纠纷应对费用成本较高，甚至超过一些企业“出海”的销售额，一些企业在海外遭遇纠纷后面临着是否积极应对的两难抉择。

5.对“出海”目标不了解，对“出海”步骤不明确。企业对目标市场以及知识产权制度、诉讼情况不了解，未制定清晰的目标。

二、出海企业风险防控策略

（一）出海企业专项化风险防控策略

1.商标领域。以美国为例，存在比较敏感的商标标识，如HDMI、MicroSD等，企业出口前应当主动进行商标风险排查，确保已经获得商标权利人的许可。

2.专利领域。应当注意专利布局、专利风险排查、专利许可以及专利购买情况。

（1）专利布局包括基础布局、攻击性布局以及防御性布局。将现有技术以专利形式进行保护的方式便是基础布局，该种方式比较适合小型企业。将自己不常使用但竞争对手经常使用的技术，以专利形式予以保护称为攻击性布局。防御性布局则针对自己或者竞争对手可能使用的技术以专利形式进行保护。

（2）专利风险排查应考虑到时间、范围以及排查结果处理。当技术方案基本确定时便需要进行风险排查。此时排查的优势在于：①便于整改技术方案。②对技术方案进行提升。

排查范围包括地域范围、属性范围和专利权人。地域范围依据企业产品出口地区而定。属性范围包括授权专利和申请中专利，建议排查授权专利，申请中专利作为补充。专利权人的排查范围可从频繁发生诉讼、竞争对手等方面进行筛选。就排查结果而言，如果方案侵权，可采取的措施如下：①在不影响产品性能以及成本控制的前提下及时进行技术整改；②无法整改技术方案时，可以提出对方专利无效；③诉前取得专利权人的许可。

（3）专利购买事前评估的内容包括：①该专利是否侵权；②专利被无效的可能性；③以该专利权为基础，提起侵权诉讼可获得的赔偿额。建议企业将专利购买作为常态化任务。

（二）出海企业常规化风险防控策略

出海企业常规化风险防控策略包括：

1.经费预算。企业安排预算时不能仅仅关注已经产生的收入，还要着眼于未来市场的预测。

2.人员管理。企业的管理团队中应有海外知识产权管理的专业人员。

3.合规授权。企业在合规管理方面要设置常规负责人和项目小组应对海外知识产权纠纷。

4.意识培养。主要针对技术人员进行海外知识产权相关的常规化培训，从技术设计的根源上规避风险。

5.制度建设。建立海外诉讼的分工机制与预案，可以考虑设置海外主体，灵活运用海外主体降低国内主体风险。

三、出海企业专利合规管理

（一）识别机会

通过识别现有技术定义潜在的创新机会并对其进行有限排序，具体工作内容如下：

1.研发立项阶段，专利管理团队等前端职能小组要开展常态化专利监控工作，形成专利地图；