海外商標如何規避非正常代理風險?

2022年09月23日

隨著經濟的全球化,各國之間的貿易往來不斷加深,越來越多的中國企業走出國門開拓海外市場。商標作為品牌的法律載體,在海外貿易中發揮著極其重要的作用,註冊海外商標已成為企業發展國際業務、參與國際競爭的重要措施之壹。自2004年亞馬遜進軍中國市場以來,中國企業進入國際市場變的更加便利,美國歷來是許多企業在亞馬遜的必爭之地,註冊美國商標漸成為了許多中國企業的首選。隨著美國商標註冊數量及相關亂象的激增,美國專利和商標局(USPTO)對於商標申請人的審查也變得越來越嚴格,越來越多的代理機構因非正常代理商標註冊被打擊,涉事的商標數量呈指數級增加,給許多中國企業造成了無可挽回的損失。對此,中國企業鱷賣家應當警惕美國商標註冊中的非正常代理。


1.什麽是美國商標中的非正常代理?

為了更好的理解非正常代理的概念,下述為辦理美國商標事務中對於商標代理的要求:

壹必須由美國高等法院認證的執業律師才能從事代理商標事務;

二外國申請主體的商標事務需由具有資質的美國律師代理。

近來爆出許多涉外商標代理機構通過提供虛假和鱷或欺詐的律師信息以及借用美國註冊律師的名義代理商標事務與上述規定不符,屬於非正常代理的行為。


2.非正常代理對所涉美國商標的影響

對於非正常代理機構的處理方式,美國專利商標局將初步發出《陳述理由令》,要求被調查的代理機構在規定期限內作出合理答復。如未做出合理的答復,其代理的美國商標將會因此受到制裁,商標權利極可能會被終止。正如2021年爆發的類似事件中所涉及的商標,後續大多收到美國官方下發的商標權利終止通知。

對於因非正常代理而權利被終止的商標,美國專利商標局建議商標權利的申請人重新遞交申請。重新遞交無論是從權利還是金錢方面都會給商標權利人帶來巨大損失,若商標權利人處在正常經營中,還要面對重新申請中存在的風險。


3.對海外商標申請及維護的啟發

海外商標布局是品牌出海的基石,企業因此應給予高度重視。完善的海外商標申請及維護策略,將為企業發展賦能,反之就可能成為企業發展的掣肘。不斷完善海外商標布局及提高風險規避能力,在國際環境朝夕變化的今天的意義顯得尤為重要。近年接連發生在美國的非正常代理事件,造成大量已在海外市場運營的商標面臨無效風險,這也給企業敲響了警鐘,在處理美國商標乃至海外商標事務中應保持謹慎的態度,選擇專業可靠的代理機構可為企業知識產權提供有力保障。

選擇海外商標代理機構可以從以下幾點出發:

壹選擇具有商標備案資質且經營時間較長的代理機構,並在合作中考察其代理服務的專業性及可靠性;

二考察代理機構的海外合作機構,從團隊規模,知名度及所服務的客戶等角度出發;

③從成本角度考慮,由於目前市場上商標代理機構魚龍混雜,建議盡量避免選擇費用較低的代理機構。不要相信百分百包通過等說辭;

四商標申請人自己要有合法合規的意識,提供真實準確的申請資料,不虛構使用證據和實踐資料,遠離建議作假的代理機構。


4.提示

下面鏈接是歷來美國專利商標局對於非正常代理機構發出的通知,可查看了解其詳情,也可留意自己名下的美國商標是否在被制裁的名單之中。

https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks


中壹知識產權成立於2003年,是國內綜合實力領先的大型知識產權服務機構,自創立以來壹直秉持著“本分、踏實、簡單、專業”的企業價值觀,為國內外優秀企業提供高質量的知識產權服務。在其涉外商標方面亦秉持著穩紮穩打的態度服務客戶,在接受客戶委托的涉外商標事項中,嚴格篩選海外合作夥伴,選擇當地知名事務所,為客戶提供專業、全面、可靠的涉外商標代理服務。


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