不用則廢:中國對連續三年不使用註冊商標的撤銷風險不斷上升

2024年04月22日
本文筆者探討了註冊商標連續三年不使用撤銷(以下稱“商標撤銷”或“撤三”)風險顯著上升的新形勢,分析了撤三案件答辯失敗的典型情況,據此強調了收集證據的主要要求,同時向商標註冊人提供了壹套證據收集流程。

近年來,中國註冊商標撤銷案件的數量明顯增加,同時註冊商標的全部及部分撤銷率壹直保持在較高水平。

根據相關法規,註冊商標應在註冊之日起三年內實際使用。此後,任何單位或個人都可以基於其初步調查結果,針對註冊商標所涵蓋的全部或部分商品鱷服務,向中國商標局(以下簡稱“商標局”)申請撤銷未使用的註冊商標。商標局會通知註冊人提供撤銷申請日之前三年內在中國大陸實際使用該註冊商標的證據,或是不使用的正當理由。對於商標局作出的撤三案件決定,當事人可向商標評審部門申請復審,之後還可以針對評審結果向法院提起壹審和二審訴訟。

關於商標局階段的撤三案件數量,目前尚無權威數據。本文通過商標評審階段的公開統計數據,概述中國撤三案件的情況。

向商標評審部門提起的撤三復審申請量(基於官方或權威來源)資料來源:國家知識產權局審查註冊登記統計月報

根據中國國家知識產權局發布的月報和年報,向商標評審部門提交的撤三復審申請量從2019年的13,413件激增至2023年的21,393件,商標評審部門作出的撤三復審決定的數量從2019年的8,580件增至2023年的16,438件,幾乎翻了壹番。

由於並非所有的撤三決定都會被復審至商標評審部門,因此在第壹階段提交給商標局的撤三申請(即商標所有人初次接到答辯通知)數量自然高於以上統計數據。

評審階段的撤銷率及部分撤銷率(基於官方或權威來源)資料來源:國家知識產權局年報國家知識產權局2023年年報將於2024年6月發布。
國家知識產權局2021年年報未提供撤銷率;2021年的數據來源為商業數據庫飆局。

從2019年到2022年,註冊商標的全部及部分撤銷率保持在較高水平——2019 年分別為50.8%和31.7%,2022年分別為49%和33.8%。

答辯成功率保持在18%以下(2021年除外,概因數據來源不同)。

商標評審部門的撤銷率(包括全撤和部分撤銷)及維持率
資料來源:國家知識產權局

鑒於撤三案件的數量不斷增加,而答辯成功率壹直較低,因此人們日益關註造成這種情況的原因,並希望制定出有效的應對策略。

實操變化導致商標撤銷增加
眾所周知,中國的商標註冊簿非常擁擠,截至2023年底,有效商標註冊量達4,610萬件。2021年的新註冊申請量為歷史最高,達到940萬件,2023年仍有720萬件。

在2023年提交的所有註冊申請中,有 48%被商標局駁回,包括33.6%的全部駁回和14.4%的部分駁回。

龐大的商標註冊量使得剩余的商標資源相當有限,這也敲響了撤三風險高企的警鐘。
中國的有效商標註冊和新註冊申請
中國的有效商標註冊和新註冊申請
資料來源:國家知識產權局年報

此外,自2018-2019年以來,商標評審部門和法院基本不再接受商標共存協議和同意書,主要原因是主管部門擔心大量的商標共存會增加公眾混淆的風險。這壹變化限制了申請人的選擇,通常可以洽談受讓在先的引證註冊,或者尋求撤銷引證註冊(如有)。撤三申請是清除在先障礙商標的壹種途徑,與商標異議和無效宣告相比,它較為簡易直接(不要求在先商標權或在先使用),且更加經濟。因此,這被認為是導致註冊商標受到更多攻擊的原因。

中國商標主管部門尚未公布應對以上形勢的舉措,官方對於撤三案件中使用證據的審查標準與以前壹樣嚴格,在部分情況下甚至可能更嚴。如何維持註冊,可能持續對權利人帶來困難和挑戰。
答辯失敗的典型情況
不使用的正當理由主要包括破產清算、政府政策性限制和不可抗力,這些理由都可以通過相關的官方文件或公共信息來證明。但這些對大多數註冊人來說並不適用。

根據《中國商標法》及相關的審查和審理指南,商標的使用,是指將商標用於商品、商品包裝、容器、服務場所以及交易文書上,或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,用於識別商品或者服務來源的行為。主管部門在評估使用證據時,將審查五個關鍵要素,即:

▶ 證據是否形成於指定的三年期間內;
▶ 使用行為是否發生在中國大陸地區;
▶ 使用時是否改變了註冊商標的主體部分和顯著特征;
▶ 使用的商品鱷服務是否與註冊的商品鱷服務壹致;以及
▶ 使用是否由註冊人作出或授權(或至少不違背其意願)。

盡管對商標使用的要求較為明確,但撤三案件的抗辯成功率很低,這反映了現實世界中商標使用情景的復雜性以及收集證據的難度。下文提供了壹些抗辯失敗的典型例子。
缺乏佐證的自制證據或缺乏內在關聯的零散證據
這是最常見的抗辯失敗。與其他國家和地區的相關法律實踐明顯不同的是,在中國,真實產品鱷產品包裝鱷標簽、宣傳冊和標簽的圖片,以及展示或銷售商品的網頁,基本不足以在撤銷程序中維持註冊商標,因為這些文件很容易被編輯,其真實性存疑。與其他企業



來源:IPRdaily中文網(iprdaily.cn)
作者:趙桂花 羅思國際高級商標代理人
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