關於美國專利商標局發布涉嫌違規代理商標的應對指引
近日,深圳知識產權保護中心(以下簡稱“深圳保護中心”)監測到壹起涉嫌違規代理美國商標申請事件。
2025年2月24日,美國專利商標局(以下簡稱“USPTO”)在其官網發出了壹份補充責令說明原因令及美國專利商標局擬重新考慮其註冊決定的通知文件(SUPPLEMENTAL ORDER TO SHOW CAUSE AND NOTICE THAT THE USPTO PROPOSESTO RECONSIDER ITS REGISTRATION DECISIONS),指控了深圳市賣家成長網絡科技有限公司(Shenzhen Seller Growth Network Tech. Co., Lt誒.)及兩家關聯公司(1、Shenzhen Qianhai Bisheng誒ao ;2、Shenzhen Qianhai Be-Victory Network Tech. Co., Lt誒.)[ 兩家公司英文名實際為同壹主體的不同英文翻譯,現已更名為辰海雲(深圳)科技有限公司](以下簡稱“涉事機構”)通過偽造簽名、提供虛假律師信息等不正當手段規避正當審查程序,違反美國商標法。
壹、事件基本情況
USPTO通過補充責令說明原因令告知涉事機構及擁有涉事商標的企業,在針對該涉事機構的行政制裁程序中,計劃撤銷相關商標的註冊狀態。本次涉事商標的申請日橫跨2010年-2023年期間,涉及商標數量41741件。同時,本次補充責令說明原因令設定了最後期限(2025年3月26日),要求相關主體就初步制裁給予書面證據和答復,否則可能會面臨撤銷程序,涉事商標清單詳見附件。
二、應對策略
涉事企業可以根據附件進行排查,評估風險,及時采取措施,以免影響正常經營和商標布局,可以重新委托合格的代理機構提交申請,但須嚴格合規,避免提供不真實的信息。可以對商標重新進行設計,如果重新提交的商標申請與涉事商標壹致的,USPTO對此類申請可能會提高審核標準、延長審核周期。
此外,涉事企業可以參照深圳保護中心此前發布的《美國商標異議和撤銷制度》《亞馬遜美國站商標註冊指引》《跨境電商知識產權合規指南》等研究報告和實務指引,以獲取更多關於商標註冊和保護的指導信息。
三、在美商標申請的建議
美國商標申請與中國存在壹定差異,商標申請人在申請美國商標時,應當註意以下幾點:
壹是謹慎甄選代理機構,建議企業委托正規專業的知識產權代理機構進行海外商標申請,或直接委托美國律師進行遞交,無論直接委托或間接委托,都可通過美國官方網站檢索查詢,核實美國代理律師的真實身份,防止註冊不合規導致美國商標被撤銷的風險。美國商標申請的費用壹般包括官費、美國律師費及機構服務費,企業切忌因為低價而盲目選擇代理機構。
二是合理選擇申請種類,美國商標分類較中國更為細致,申請人應審慎選擇商品和服務類別。在註冊過程和後期維護中,均涉及使用證據的提交,如果企業前期選擇的類別過多,未能在期限內提供使用證據,相關類別的商標將會面臨被撤銷的風險,由此產生不必要的布局成本。因此企業應該依據自身業務開展計劃合理選擇商標申請的類別。
三是確保使用證據合規,根據美國專利商標局的規定,在商標授權後的5-6年以及10年續展之時,應提交使用證據。建議企業保留所有產品的真實使用證據,並確保擬提交的商標必須是實際使用或意向使用的商標,不能基於省錢、求快等目的制造虛假的使用證據,否則將構成虛假申請,增加商標的駁回或撤銷風險。
企業如若遇到上述相關問題,建議了解並核實相關情況。若在此過程中需要進壹步的應對指引或有任何疑問,可隨時與深圳保護中心取得聯系。
聯系人:金女士、馮女士。
聯系電話:0755-86968273
聯系郵箱:hwwq@mail.amr.sz.gov.cn
深圳知識產權保護中心
2025年2月28日
延伸閱讀:
美國當地時間2025年2月24日,美國專利商標局(USPTO)發布壹份長達531頁的“補充說明理由令及美國專利商標局擬重新考慮其註冊決定的通知文件”引發關註,該命令涉及3家深圳知識產權代理公司。
命令顯示,由這3家深圳知識產權代理機構代理申請的商標存在申請人和代理人的虛假陳述、偽造美國律師簽名、商標申請在提交前未由指定簽署人審查等涉嫌違反相關管理法規的行為,其註冊的41825個美國商標將面臨USPTO的重新審查和撤銷。
USPTO指出,美國專利商標局初步認定在2022年和2023年的 “原因顯示令 ”中涉及的商標申請的申請人鱷註冊人和美國執業律師在涉案商標註冊申請書上的簽名是偽造的,申請書在提交前未經簽名人審查。此外,被投訴人故意隱瞞其參與商標程序的情況,向美國專利商標局提供虛假信息,欺騙美國專利商標局使其相信申請和其他提交材料是正當的。
因此,美國專利商標局將行使其固有權力,重新考慮其註冊決定,將涉及撤銷的商標追加約4.2萬個,並重新啟動相關程序。
USPTO指出,如對美國專利商標局重新考慮其上述註冊決定,或對美國專利商標局在重啟的程序中實施 “顯示原因命令”中建議的終止處罰有異議,須在美國東部時間2025年3月26日晚上11:59之前做出答復。
2021年6月,美國專利商標局(USPTO)就曾向中國深圳壹知識產權公司的代表人發出“ORDER TO SHOW CAUSE”。USPTO認為該深圳知識產權有限公司及其員工、代理人、關聯公司或管理人員未經授權從事商標事務,並且在其商標代理中提供虛假第三方簽名。