前言

我已經告了。有壹天，在壹處公共場所的大廳裏，有壹個法官向我走來，他主動介紹自己，並對我說：“我認識妳，我永遠記得妳。那時候，妳有壹件專利要告別人侵權，現在，我特地告訴妳，從法官角度來說，妳的專利稱不上完美，審理時，與妳那捐獻的技術方案相比，我更希望妳在撰寫申請文件時多加註意。”

上面是筆者設想的壹個法官和專利權人對話的場景，面對專利權人的專利，法官印象深刻地提出，由於申請文件的撰寫失誤，導致侵權判定時捐獻原則的適用，使得專利不夠完美。那麽，究竟什麽是捐獻原則？捐獻原則又是如何影響侵權判定？在撰寫申請文件時又該註意哪些內容呢？

壹、關於捐獻原則

關於捐獻原則，2010年1月1日起施行的《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋》的第五條是這樣規定的：對於僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。

關於為何引入捐獻原則，壹般主要有兩方面的原因：壹方面在於專利權的排他性是通過權利要求書而非說明書來向公眾表明的，因此必須保護公眾對權利要求公示的信賴利益；另壹方面在於以此避免部分申請人為了容易獲得授權而在申請時提出較小的保護範圍，將最有希望獲批的實施方式寫入權利要求中，獲得授權後又結合說明書和附圖來擴張權利要求的解釋，主張未寫入權利要求的實施方式為等同，這種做法顯然是不合理的，既違背了專利撰寫和審查的基本邏輯，還傷害了公眾對權利要求公示的信賴利益，也不是等同原則要解決的問題[1]——彌補用文字來描述技術方案的先天缺陷、平衡專利權人和社會公眾的利益以及鼓勵創新，因此，捐獻原則是對專利侵權適用等同原則的必要限制，在侵權判定時要加以考慮。

二、對專利侵權判定的影響

1.昆山市朝陽軸承機電有限公司、慈溪市雙凱軸承廠侵害實用新型專利權糾紛案[2]

（1）案情介紹
· 涉案專利權利要求1記載為：
壹種軸承，其特征在於，包括外圈、內圈、滾動體、保持架和定位件，所述外圈與所述內圈間隔設置，所述滾動體位於所述外圈和所述內圈之間，所述保持架安裝於所述外圈與所述內圈之間，所述滾動體卡接於所述保持架，所述定位件安裝於所述內圈，所述定位件沿所述內圈的軸心線方向凸出所述內圈......
· 涉案專利說明書記載為：
參照圖1至圖3，本實施例提供了壹種軸承111，包括外圈101、內圈102、滾動體103、保持架104和定位件106，外圈101與內圈102間隔設置，滾動體103位於外圈101和內圈102之間，保持架104安裝於外圈101與內圈102之間，滾動體103卡接於保持架104，定位件106安裝於內圈102，定位件106沿內圈102的軸心線方向凸出內圈102......本實施例提供的軸承111在內圈102、外圈101或者內外圈上設置定位件106，在使用時，定位件106可以對襯管112進行定位和固定，起輔助作用，防止過松......

（2）最高院觀點
專利的權利要求具有公示性，專利權人申請專利時在權利要求中采用下位概念，而在侵權訴訟中又依據說明書及附圖對其進行擴張解釋的做法會造成專利權人與社會公眾利益的失衡，人民法院不應支持。涉案專利說明書008段、0052段（實施例1）記載，本實用新型提供的軸承在內圈、外圈或者內、外圈上設置定位件，權利要求1僅限定了定位件安裝於內圈的情形，並未要求保護定位件安裝於外圈的情形，故應視為對“定位件安裝於外圈的情形”的放棄。因此，被訴侵權產品未落入涉案專利權利要求1的保護範圍。

2.浙江樂雪兒家居用品有限公司與陳順弟、何建華、溫士丹侵害發明專利權糾紛案[3]

（1）案情介紹
· 涉案專利權利要求中對第10、11步的記載為：
第十步：將密封墊片和螺紋塞蓋互相裝配後旋入螺紋塞座中；
第十—步：充氣試壓檢驗，向熱水袋充入壓縮空氣進行耐壓試驗；
第十二步：包裝。
· 涉案專利說明書中關於步驟10、11的記載為：
第十步：將密封墊片10和螺紋塞蓋9互相裝配後旋入螺紋塞座8中；但也可以試壓後旋入塞蓋。
第十壹步：充氣試壓檢驗，向熱水袋中充入壓縮空氣進行耐壓試驗;耐壓試驗的壓力壹般為0.5kg鱷cm2，或者略大於該壓力。
第十二步；包裝，成品儲運。

（2）最高院觀點
對於在說明書記載而未寫入權利要求的技術方案，如果不適用捐獻原則，雖然對專利權人的保護是較為充分地，但這壹方面會給專利申請人規避對較寬範圍的權利要求的審查提供便利，另壹方面會降低權利要求的劃界作用，使專利權保護範圍的確定成為壹件過於靈活和不確定的事情，增加了公眾預測專利權保護範圍的難度，不利於專利公示作用的發揮以及公眾利益的維護。如果本領域技術人員通過閱讀說明書可以理解披露但未要求保護的技術方案是被專利權人作為權利要求中技術特征的另壹種選擇而被特定化，則這種技術方案就視為捐獻給社會。本案中的情形正是如此。涉案專利說明書在第3頁中明確記載了第十、十壹步的步驟可以調換，而這壹調換後的步驟並未體現在權利要求中，因此調換後的步驟不能納入涉案專利權的保護範圍。

3.李永青、太原市農業科學研究院侵害發明專利權糾紛案[4]

（1）案情介紹
· 涉案專利權利要求1記載為：
等離子體處理玉米種子及配套栽培方法，其特征在於，等離子體處理種子的方法是：采用大連博事等離子體有限公司生產的DL-2型等離子體處理機，處理劑量為1.6－1.8A，處理兩次，種子流量為5.0－5.5kg鱷min，處理後8-12天內播種......
· 涉案專利說明書記載為：
本發明的等離子體處理玉米種子及配套栽培方法，包括：采用大連博事等離子體有限公司生產的DL-2型等離子體處理機，處理劑量為1.6－2.0A，處理兩次，種子流量為5.0－5.5kg鱷min，處理後6-12天內播種......

（2）最高院觀點
在侵權案件中，專利權人不能將已經捐獻給公眾的技術方案再納入專利保護範圍。本案中，涉案專利權利要求1記載等離子體處理種子的方法是“處理劑量為1.6—1.8A，處理兩次，種子流量為5.0-5.5kg鱷min，處理後8-12天播種”，而涉案專利說明書記載“處理劑量為1.6-2.0A，處理兩次，種子流量為5.0-5.5kg鱷min，處理後6-12天內播種”，故應視為專利權人已經將處理劑量1.8A-2.0A、處理後6-8天內播種的技術方案捐獻給公眾。專利權利人在侵權案件中不應將上述技術方案再納入專利權保護範圍。而被訴侵權技術方案的種子處理劑量為2.0A，未落入涉案專利保護範圍。

三、對撰寫專利申請文件的啟示

1.權利要求應進行合理的上位概括

從前面的案例中我們可以看出，正是由於專利申請文件的撰寫人未將說明書實施例公開的技術方案上位概括到權利要求1中，而僅在說明書實施例部分進行描述，從而限制了等同原則的使用，導致被訴侵權產品未落入涉案專利權利要求1的保護範圍，因此，對權利要求進行合理地上位概括是必須且必要的。

例如，說明書中公開了實施例A1（對應特征為a1）、A2（對應特征為a2）、A3（對應特征為a3）、A3（對應特征為a3）......，獨立權利要求保護A，將各特征上位概括為a，然後再用從屬權利要求分別保護A1、A2、A3、A4......。此種撰寫方式在後續行使專利權時，獨立權利要求因上位概括特征a可以使得被訴侵權技術方案An（爭議等同特征為an）構成相同侵權，故無需考慮等同侵權，更無
需考慮捐獻原則。

2.對於多個不能上位概括的並列方案也應均在權利要求中予以體現

從前面的案例中我們可以看出，在撰寫權利要求時，可能存在多個並列方案的實施例不能進行上位概括的情況，這時可以在符合“單壹性”的前提下，將每個技術方案分別使用不同的權利要求進行保護，若撰寫人未將記載到說明書的實施例當中的技術方案在權利要求中得以體現，則會在侵權判定時影響等同原則的適用，最終可能因此導致專利權人敗訴。

例如，說明書中公開了實施例A1（對應特征為a1）、A2（對應特征為a2）、A3（對應特征為a3），在權利要求中分別請求保護A1、A2、A3。此種撰寫方式在後續行使專利權時，如果被訴侵權技術方案為An（爭議等同特征為an），只要專利權人能夠證明an與某壹權利要求中的對應特征屬於技術相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且所屬技術領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠想到，則可以適用等同原則，認定構成等同侵權。

3.說明書實施例應在權利要求的保護範圍內進行合理擴展

從前面的案例中我們還可以看出，為了滿足、充分公開和可支持的要求，申請文件的撰寫者會在說明書的實施例中對權利要求的技術方案進行擴展，但擴展也不是隨意的，也要遵循壹定的原則，即應避免將未在權利要求的保護範圍內的技術方案記載到說明書的實施例當中，因為這樣會導致專利權人的方案無償地捐獻給社會公眾，因此在撰寫申請文件時應當對說明書實施例部分進行合理地拓展。

例如，權利要求只請求保護A1，說明書卻公開了多個實施方式A1（對應特征為a1）、A2（對應特征為a2）、A3（對應特征為a3）。此種撰寫方式在後續行使專利權時，其說明書實施例記載的實施方式A2和A3將會被認為已經捐獻給社會公眾，從而可能會限制等同原則的適用，對專利權人維權造成不利影響。

四、總結

眾所周知，專利撰寫最終是為了專利維權而服務的，優質的專利申請文件是專利維權的基礎，因此，為了撰寫出更好的申請文件，分析專利文件對侵權判定結果的影響因素是十分必要的。從前面的分析過程可以看出，在撰寫專利申請文件時，權利要求和說明書實施例並不是相互獨立，而是相輔相成，相互影響的。專利撰寫者在發明人交底的基礎上，不僅需要合理上位概括出保護範圍寬的權利要求，還需要充分擴展實施例，以充分支持權利要求，而在對權利要求進行上位概括和對說明書實施例進行擴展時，也要充分考慮捐獻原則的影響，避免影響到等同原則的適用，造成專利權人維權不利的後果。

[1].北京市高級人民法院.《專利侵權判定指南（2017）》理解與適用[M].北京：知識產權出版社，2020-05-01
[2].（2021）最高法知民終1576號民事判決書
[3].（2013）民提字第225號民事判決書
[4].（2020）最高法知民終1198號民事判決書

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