专利审查意见答复的艺术：如何巧妙答复，赢得授权

2024年05月06日

专利审查意见答复是专利申请过程中的一个关键环节，审查意见答复是申请人与审查员沟通的桥梁，一个精准、专业的答复不仅能消除审查员的疑虑，还能显著提高专利授权的成功率，它直接关系到专利申请能否顺利通过审查，最终获得授权。以下是基于笔者亲历的实际案件，撰写的一篇关于专利审查意见答复思路及启示的文章，希望通过本文的探讨，能够为申请人、代理人或相关工作者提供一些有益的启示和帮助。

PART 1 审查意见答复的重要性

专利审查意见是审查员对专利申请文件的初步评价，指出了申请中存在的问题和不足。申请人的答复质量直接影响到专利申请的命运，因此，必须给予足够的重视。

PART 2 审查意见答复的基本步骤

1. 理解审查意见：仔细阅读审查意见，理解审查员提出的问题和疑虑，必要时，可以与审查员进行电话、甚至当面的沟通，当然，现实中最高效和最常见的是电话沟通。

2. 分析申请文件：对照审查意见，分析申请文件的内容，找出需要回应的关键点。

3. 准备答复材料：收集和准备答复所需的论据、证据和法律依据。

4. 撰写意见陈述书：根据收集的材料、依据和答复思路，撰写意见陈述书，逐一回应审查意见中的相关问题。

5. 提交意见陈述书：在规定的时限内，通过正确的渠道提交意见陈述书。

PART 3 审查意见答复的核心要点

1. 针对性答复：针对审查意见中提出的每一点进行答复，避免答非所问。

2. 充分论据：提供充分的论据和证据，支撑申请人的观点。

3. 法律依据：引用相关的法律条款，增强答复的权威性。

4. 格式规范：确保答复书的格式规范，便于审查员阅读和理解。

PART 4 答复审查意见的策略
1. 明确区分：如果审查意见涉及到专利的新颖性或创造性，明确指出申请与现有技术的区别技术特征，以及区别技术特征所解决的技术问题和产生的技术效果。

2. 详细解释：对于技术问题，提供详细的技术解释和说明，即尽可能在申请文件中找到相关的记载和描述的具体出处。

3. 补充实验数据：如果需要，提供额外的实验数据来支持申请的创造性。

4. 权利要求的修改：在必要时，适当修改权利要求书（缩小专利保护范围），以满足审查要求。

PART 5 答复审查意见的普遍启示

1. 专业代理机构的价值：委托专业的专利代理机构可以提供专业的审查意见答复策略和建议。

2. 持续沟通的重要性：保持与审查员的沟通，及时回应审查员的进一步问题，无论是对答复方向还是答复质量都有一定的积极影响。

3. 时效性：对于审查员的修改意见，应在规定时间内提出反馈，以免错失机会。

4. 准备后续行动：即使初次答复后，也应准备好可能的后续行动，如复审或行政诉讼。

PART 6 案例分析
案涉专利为一种喜庆用品，具体为一种喜字头饰，案涉专利号为：202430003088.7，在专利审查过程中，收到了审查员发出的专利审查意见通知书，审查员提出的问题是：“上述专利申请与同一申请人同一日提交的另一件专利申请属于同样的外观设计，不符合专利法第 9 条第 1款的规定。具体地说，上述另一件专利申请的申请号【2023305541066】。专利局对本件专利申请发出审查意见通知书，申请人应当对本件专利申请进行选择或者修改。经申请人陈述意见或者进行修改后依照专利法第 9 条第 1 款的规定仍不能授予专利权的，本件专利申请将被驳回。若申请人选择保留本申请，应当撤回另一申请。申请人撤回专利申请的，应当提交撤回专利申请声明，并附具全体申请人签字或者盖章同意撤回专利申请的证明材料，或者仅提交由全体申请人签字或者盖章的撤回专利申请声明。委托专利代理机构的，撤回专利申请的手续应当由专利代理机构办理，并附具全体申请人签字或者盖章同意撤回专利申请的证明材料，或者仅提交由专利代理机构和全体申请人签字或者盖章的撤回专利申请声明。

注：申请人应对希望撤回的专利申请主动提交“撤回专利申请声明”，仅在意见陈述书中表明撤回意愿的，不视为克服该缺陷，将会导致两件申请均被驳回。”答复期限为2个月，具体见如下截图：

由上述的审查意见通知书可知，审查员认为本专利申请（202430003088.7）与同日申请的专利【2023305541066】属于同样的外观设计，按照审查员所提出的问题必须得放弃一个，也就是二选一了，关键是收到本通知书的时候，专利【2023305541066】已经获得了授权，如果按照审查员提出的问题和思路就只能放弃本专利申请，也就是撤销本专利申请，是最优选择，问题似乎陷入了僵局。

代理人结合申请文件对审查员提出的问题进行了系统的分析后发现：

1、本专利申请（202430003088.7）与同日申请的专利【2023305541066】存在区别设计特征：“本申请的喜字部分两个直线绒条下方是8个口字形，对比文件的喜字部分两个直线绒条下方是8个8字花形，占整体面积约一半，区别很明显，并不是细微差别。”两者不属于相同的外观设计。

2、同时检索到了上述区别设计特征的授权专利，专利号分别为：2020302883778和2023305541085，也就是说授权专利当中，存在两个专利，该两个专利的区别设计特征恰好为第1条所述的区别设计特征，也就是说，该两个设计不属于同样的外观设计，可以用于佐证第1条的观点和论述。

所以，代理人就按照上述思路对审查意见通知书进行了答复，提交了意见陈述书及检索到的授权文件作为佐证，得到了审查员的认可，最终获得了专利授权，上述答辩思路个人认为同样适用于专利复审、无效以及专利诉讼中。

以下是授权专利，专利号2020302883778和2023305541085的外观设计专利附图：

PART 7 总结
专利审查意见答复是一个复杂且专业的过程，需要申请人具备一定的法律知识和专利实务经验。通过本文的探讨，申请人可以更好地理解审查意见答复的重要性，掌握答复的基本思路和策略，从而提高专利申请的成功率。同时，我国专利申请已经发展到了由量变到质变的过程，因此，对专利申请质量及创新性的要求越来越高，也会越来越难，所以申请人在提升专利质量和创新性的同时，也要把握好申请的时机。

PART 8 展望
随着知识产权保护意识的增强，专利审查意见答复的专业性和复杂性将会增加。申请人应不断提升自身的专业知识，或寻求专业代理机构的帮助，以应对日益严格的专利审查要求。

PART 9 结语
专利审查意见答复不仅是一门科学，也是一门艺术。它要求申请人既要有扎实的专业知识，又要有灵活的应变策略。以上为个人观点，仅供参考。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：王红

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