对可作为优先权基础的在先申请的评析

2017年09月14日

优先权制度给申请人带来了不少的便利，例如，对于某一发明，若申请人想要在多个国家获得专利保护，则可以通过要求优先权的方式在多个国家获得专利保护，而无需同时在这些国家提出申请。此外，优先权制度还可以为申请人达到如下好处：

1、节约开支。在符合单一性要求的条件下，申请人可以通过要求本国优先权，将若干在先申请合并在一份在后申请中，从而减少以后缴纳的专利年费，达到节约开支的目的。

2、申请人可以在优先权期限内实现发明和实用新型专利申请的互相转换。

3、由于根据中华人民共和国专利法第四十二条的规定，专利保护期的日期从申请日起算，而非从优先权日起算。因此，申请人可以利用优先权制度延长专利保护期限，例如，对于发明或实用新型专利，申请人可以在首次申请后，在优先权期限将届满前，重新提出一个与首次申请完全一致的申请，要求首次申请的优先权，从而起到将该专利的专利权保护期限延长一年的作用。

那么，究竟哪些专利申请可以作为优先权基础的在先申请呢？

依据中华人民共和国专利法第二十九条的规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议获知共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有外国优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有本国优先权。

从中华人民共和国专利法第二十九条的上述规定知悉，在规定的优先权期限内，无论是外国优先权还是本国优先权，作为优先权基础的在先申请都需要满足“同一申请人”、“相同主题”以及“第一次”这三个必要条件，其中：

“同一申请人”是指作为优先权基础的在先申请与要求优先权的在后申请的申请人必须为同一个。

“相同主题”是指要求优先权的在后申请与被要求优先权的在先申请属于相同主题。对于如何判断在后申请与在先申请是否属于“相同主题”，笔者认为可借鉴新颖性的判断标准，即，将在先申请作为对比文件，用它来判断在后申请的各项权利要求是否具有新颖性，如果判断的结果为在后申请的某项或者某几项权利要求不具有新颖性，则可以判定在后申请的这几项权利要求与该在先申请属于“相同主题”，在后申请的这几项权利要求能够享受该在先申请的优先权。

“第一次”指的是作为优先权基础的在先申请必须是第一次提出的专利申请，这也解释了为什么分案申请不能作为要求优先权的基础，因为分案申请是在母案的申请日之后从母案中分离出来的，因此，分案申请已经不符合“第一次申请”这一条件，事实上，分案申请已经享受了母案的优先权。然而，值得注意的是，这里的“第一次”并非是绝对的，举例说明，假设申请人T向专利局提交了专利申请A（专利申请A为第一次申请），在专利申请A未公开以及未遗留任何权利问题的情况下，专利申请A由于某些原因被放弃、被撤回或者被驳回了，之后申请人T又向专利局提交了与专利申请A具有相同主题的专利申请B，并且专利申请A没有作为优先权的基础，则在这种情况下，虽然专利申请B是在专利申请A之后才提出，专利申请B仍可被视为是第一次申请。

在理解了作为优先权基础的在先申请应该的几个必要条件之后，笔者针对以下几点疑问进一步进行探讨：

a、满足上述三个必要条件的首次专利申请S被驳回之后，在后申请是否还能在优先权期限内要求专利申请S的优先权？

有一种观点认为，由于专利申请S已经被驳回，故专利申请S应该视为未提出过，即被驳回的专利申请S自始不存在，因此，在后申请也不能要求专利申请S的优先权。然而，笔者认为，视为未提出所指的应该是未被专利局受理的申请，虽然专利申请S被驳回，但是专利申请S始终是被受理申请，其具备申请日以及申请号，因此，即使专利申请S已经被驳回，申请人仍然可以在规定的优先权期限内，提交在后申请并要求专利申请S的优先权，只是，由于专利申请S已经被驳回，因此，要求专利申请S的优先权的在后申请也极有可能因为与专利申请S相同的驳回理由而被驳回。

b、满足上述三个必要条件的首次专利申请S被撤回或者视为撤回之后，在后申请是否还能在优先权期限内要求专利申请S的优先权？

针对疑问b，笔者认为需要考虑专利申请S是在何时被撤回或者视为撤回，如果专利申请S是在被专利局受理之后被撤回或者视为撤回的，则即使专利申请S已经被撤回或者视为撤回，也不影响专利申请S作为正规的申请产生优先权的效力，申请人仍然可以在规定的优先权期限内，提交在后申请并要求专利申请S的优先权。而如果专利申请S是在被专利局受理之前就被撤回或者视为撤回，那么，专利申请S应该视为未提出，其不能作为正规的申请产生优先权的效力，因此，申请人就不能将专利申请S作为优先权的基础。

c、满足上述三个必要条件的首次专利申请S被授权之后，在后申请是否还能在优先权期限内要求专利申请S的优先权？

由于极少数的发明专利能够在优先权期限内，即在申请日起12个月内被授予专利权，因此，疑问c多出现在专利申请S为实用新型或外观专利的情况。

由于专利申请S被授权，若在后申请在优先权期限内要求专利申请S的优先权，则该在后申请将再次被授权，这违背了专利法规定的禁止重复授权原则，因此，专利申请S被授权之后，在后申请应该不得再要求专利申请S的优先权。

然而，专利法规定：发明专利申请经过专利局初步审查、实质审查均未发现驳回理由的，实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，专利局将发出“授予专利权通知书”和“办理登记手续通知书”，通知申请人办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，专利局将授予专利权、颁发专利证书（含授予专利权决定），并同时予以公告；专利权自公告之日起生效；期满未办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。从专利法规定可以看出，即使申请人收到专利局针对专利申请S的“授予专利权通知书”，只要申请人未办理登记手续，专利申请S仍然处于未授权状态，此时，申请人仍可以提交在后申请要求专利申请S的优先权。

通过上述评述，笔者得出如下结论：

1、对于发明专利或者实用新型专利，在后申请必须在在先申请提出之日起十二个月内提出，对于外观设计专利，在后申请必须在在先申请提出之日起六个月内提出，且外观设计专利只能享有外国优先权，不能享有本国优先权。

2、可作为优先权基础的在先申请与在后申请的申请人必须相同。

3、可作为优先权基础的在先申请必须是首次申请，或者是符合如下条件的在后申请：与该在后申请具有相同主题的在先申请未公开以及未遗留任何权利问题，并且在该在后申请提出之前已经被放弃、被撤回或者被驳回；该在先申请并未被要求优先权，即未作为优先权的基础。

4、可作为优先权基础的在先申请必须能够导致在后申请的某项权利要求或者某几项权利要求不具备新颖性。

5、在提出在后申请之前，在先申请必须处于未授权状态。

6、只要专利申请已经受理，且该专利申请满足符合上面1~5点，则无论该专利申请是否已经被驳回、被撤回或者被视为撤回，都可作为正规的申请享有优先权的效力。