最高人民法院在指导案例85号“高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案”中,归纳该案裁判要点为:
“如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征,一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似”。实践中,有观点认为根据上述指导案例的指导意见,只要被诉侵权产品缺少一个授权性设计特征,即可以认定被诉侵权设计与专利外观设计不近似。这种观点可能片面地理解了指导案例的裁判要点。
从裁判要点本身的字面含义来看,也只是认为被诉侵权设计未包含全部授权性设计特征的,一般可以推定两者不近似,却无法得出一定不近似的结论。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定,授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。该规定强调了授权性设计特征相对于其他设计特征通常对整体视觉效果更具影响,但并不意味着所有授权性设计特征必然对外观的整体视觉效果产生显著影响。
实践中,对于经过无效程序的外观专利,可以根据专利权人提供的专利复审委的《无效宣告请求审查决定书》确定不同于现有设计的授权性设计特征,因为无效宣告决定中会列明涉案专利与现有设计的区别,从而帮助法院在进行侵权比对过程中,较为准确地认定哪些特征属于区别于现有设计的授权性设计特征。但值得注意的是,一份无效宣告决定涉及的对比文件毕竟是特定及有限的,由此归纳出的授权性设计特征极有可能因为对比文件的不同,而在另一无效宣告决定中被认定为现有设计特征。
因此,外观设计专利侵权比对中,应当对根据无效宣告决定归纳出的授权性设计特征进行具体分析,逐一确定每一个授权性设计特征是否会对外观设计的整体视觉效果产生显著影响。经将被诉侵权设计与专利外观设计进行比对,如果被诉侵权设计缺少的是对外观设计整体视觉效果产生显著影响的授权性设计特征,则会导致两者在整体视觉上产生明显差异,一般可以推定被诉侵权设计与专利外观设计不近似;如果被诉侵权设计缺少的仅是对外观设计整体视觉效果不具有显著影响的授权性设计特征,那么该差异属于细微区别,被诉侵权设计与专利外观设计应认定构成近似。
1.开合鼻带的形状;
2.封皮上布满无规律的小点;
3.书脊处的梭形图案。
同时,认定授权性设计特征1开合鼻带的形状,是作为涉案专利产品U盘笔记本中较为重要的设计特征,处于笔记本的正面中心位置,近似蘑菇形的U盘设计尤为引人关注;授权性设计特征3书脊处的梭形图案,由不规则的亮色圆点组成,给人以华美炫丽之感,且在实际使用过程中容易被观察到,故上述两个授权性设计特征对外观设计整体视觉效果产生显著影响。授权性设计特征2封皮上布满无规律的小点,因小点的质地、色彩与封皮整体一致,不经仔细观察,难以发现存在不规律小点,不足以对整体视觉效果产生显著影响。如果被诉侵权设计缺少的仅仅是上述授权性设计特征2,仍应认定被诉侵权设计与专利外观设计构成近似。
本案中,被诉侵权设计与专利外观设计相比,存在的主要区别点为:
1.被诉侵权U盘笔记本的封皮表面平整,缺少涉案专利笔记本封皮布满不规律小点;
2.被诉侵权U盘笔记本的书脊处没有如涉案专利笔记本的梭形图案。
法院最终认定虽然被诉侵权设计使用了涉案专利开合鼻带这一授权性设计特征,但同时也缺少了书脊处梭形图案这一涉案专利的授权性设计特征。由于书脊处的梭形图案对外观设计的整体视觉效果会产生显著影响,因此两者在书脊处有无梭形图案这一局部设计特征方面存在的差异,在判断被诉侵权设计与涉案专利外观设计整体视觉效果是否近似的过程中明显无法忽视,也即上述区别点2足以引起一般消费者的关注,造成两者在整体视觉效果上存在显著差异。因此,认定被诉侵权设计与涉案专利外观设计不属于相同或相近似的外观设计。
本案中值得关注的是,原告深圳盈和公司以其拥有的本案专利作为对比设计1等文件向专利复审委申请宣告被告南京嘉然恒公司法定代表人白福淼的“记事本(带U盘)”外观设计专利(以下简称“白福淼专利”)无效,而被告南京嘉然恒公司认可本案被诉侵权产品正是基于“白福淼专利”生产,专利复审委最终将“白福淼专利”全部无效。深圳盈和公司认为根据该无效宣告决定,可以证明涉案外观设计专利书脊处的梭形图案对整体视觉效果不具有显著影响,故被诉侵权设计与涉案外观设计构成近似。
对此,法院认为无效审查决定在对封皮表面和书脊设计存在的不同点进行阐述时,只是认为虽然在先设计的本案专利封皮表面有不规律小点,但其整体呈现出与“白福淼专利”相同的质朴之感,对于一般消费者而言,封皮表面平整、不带图案是更为简单的常见设计,因此“白福淼专利”的封皮设计变化不足以对整体视觉效果产生显著影响。但上述决定内容并不能反向得出本案专利在书脊处存在图案对整体视觉效果不具有显著影响的结论,而专利复审委在对本案专利的《无效宣告请求审查决定书》中已经认定“封皮图案尤其书脊部位梭形图案的有无令产品呈现不同的风格,必然引起一般消费者的关注,对整体视觉效果产生较为显著的影响”。因此,深圳盈和公司提供该份无效宣告决定不能达到被诉侵权设计与专利外观设计构成近似的证明目的。
本案对于外观设计专利侵权案件中,如何判断一个或多个授权性设计特征对于整体外观视觉效果的影响,提供了更为精细化的裁判思路。
如果被诉侵权设计缺少的是对外观设计整体视觉效果产生显著影响的授权性设计特征,则会导致被诉侵权设计与专利外观设计在整体视觉上产生明显差异,一般可以推定两者不近似;如果被诉侵权设计缺少的仅是对外观设计整体视觉效果不具有显著影响的授权性设计特征,则该差异属于细微区别,被诉侵权设计与专利外观设计应认定构成近似。
一审:南京中院(2016)苏01民初1122号民事判决书
二审:江苏高院(2017)苏民终837号民事判决书