判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步。我国《专利审查指南》给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法，即“三步法”，分别为：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

确定区别特征和发明实际解决的技术问题，是“三步法”中的第二步，在创造性的显而易见性判断中具有承上启下的关键作用，对于发明实际解决的技术问题的认定是否客观准确，直接影响第三步中是否显而易见的判断。由此可见，发明实际解决的技术问题的确定，对创造性审查结论具有至关重要的影响。“三步法”中第一步最接近的现有技术的确定以及第二步中区别特征的认定，在事实清楚的情况下，其客观性相对较高，而关于发明实际解决的技术问题，由于不同人对于本领域现有技术状况的掌握与理解存在差异，所以对于发明实际解决的技术问题的确定存在较多的主观性因素，而一旦确定的发明实际解决的技术问题出现错误，就会导致第三步显而易见性的判断失去基础，而第三步通常是“三步法”中的难点和核心。

无论是审查员还是专利代理人采用“三步法”判断要求保护的发明是否显而易见时，关于发明实际解决的技术问题的确定都应给予足够的重视。在专利代理过程中，代理人的意见陈述书中经常聚焦于区别特征的认定以及结合的难易程度，常常忽视了对审查员确定的发明实际解决的技术问题准确性的分析。本文从一个具体案例入手，对发明实际解决的技术问题的确定进行阐述，以期为业内提供参考。

典型案例

该案涉及一种电解电容器高压阳极用铝箔的制造方法，权利要求1为：一种电解电容器高压阳极用铝箔的制造方法，该制造方法包括如下步骤。（A）熔铸步骤：在高纯铝液中调配辅助元素，使其达到如下的重量组成，Fe：0.0005％～0.0018％；Si：0.0005％～0.003％；Cu：0.003％～0.007％；Mg：0.002％～0.003％；Al≥99.98％；其它单个杂质元素≤0.001％，然后快速冷却成型为铸锭；（B）铸锭均匀化退火及热轧步骤：将成型铸锭在580摄氏度至620摄氏度范围内进行均匀化退火处理，金属保温时间为5小时至30小时；在480摄氏度至560摄氏度范围内进行热轧开轧，热轧终了温度控制在270摄氏度至350摄氏度，热轧道次为13道至2l道，制得厚度为5毫米至14毫米的热轧卷材；（C）冷轧步骤：将热轧卷材经过7道至11道次的冷轧，轧成硬态铝箔；（D）中间退火步骤：在所述冷轧步骤最末道次轧制前进行一次退火处理。

驳回决定认为，权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征包括：其他单个杂质元素≤0.001％，热轧道次为13道至21道，在所述冷轧步骤最末道次轧制前进行一次退火处理。而且，区别技术特征1已经被对比文件2公开，并且它们在对比文件2中与其在本申请中所起的作用相同，都是为了得到性能好的铝箔，并据此得出权利要求1不具备创造性的结论。

专利复审中，合议组认可驳回决定中对区别技术特征的认定，并同时指出：“比较本申请铝箔{100}面的立方织构98％以上，375Vf 静电容量1.05～1.3 μF·cm2的技术效果，与对比文件1的铝箔的{100}面的立方织构95％以上，375Vf 静电容量1.0～1.05 μF·cm2的技术效果。”依据区别技术特征在整个发明中与其他技术特征之间的相互作用，可知该申请相对于对比文件1实际解决的技术问题，是提供立方织构和比电容的性能更好的电解电容器高压阳极用铝箔。面对依据该具体效果确定的发明实际解决的技术问题，现有技术中并不存在技术启示，并据此得出了权利要求1具备创造性的结论。

理论分析

我国《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节关于如何确定发明实际解决的技术问题作出如下解释：“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题，为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，同时还指出，“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请的说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可”。

通过上述案例可以发现，在创造性评价过程中，对于发明实际解决的技术问题或者对比文件披露的特征所起的作用容易出现误区。

为了通俗易懂地理解发明实际解决技术问题的认定，笔者作如下分析：在任意产品的研发过程中，其归根结底都是为了获得性能更好的产品。但是，产品性能分为很多种，上述案例忽略了各个细化性能的不同，而将各个性能均上位概括为性能，存在不合理性。

例如，某发明的作用在于解决某一聚合物如ABS的拉伸强度较低的问题，而另一对比文件的作用在于解决ABS的冲击强度较低的问题，其同样均是为了获得性能更好的产品。本领域技术人员均知晓，拉伸强度和冲击强度是两个相互矛盾的概念，两者不可能同时均达到最大值，只能实现拉伸强度和冲击强度的最佳平衡值。

笔者认为，上述案例也可以证明，对于区别技术特征的作用以及发明实际解决的技术问题的确定，应该关注其实际产生的作用，根据发明和对比文件的明确记载或者结合本领域技术人员的预期确认，“客观”确定区别技术特征在发明整体技术方案中所起的作用，确定的发明实际解决的技术问题应当具体、直接、切实，而不应引申、空泛，不应将作用进行上升和抽象，在此基础上，“三步法”中的第三步显而易见性的判断才能更为客观。（侯潇潇）

（文章来源：中国知识产权报）