原标题：技术交底书在审查意见答复中对确定修改方式的作用

摘要：审查意见答复过程中，如果遇到对比文件公开的技术方案或技术特征与本申请权利要求相似，难以确定修改方向时，通过技术交底书能够明确本申请最为基础和重要的发明构思，对权利要求进行有效的突出本申请发明点的修改具有重要帮助。因此，技术交底对审通答复中寻找修改方向具有指导作用。

审查意见答复是发明专利申请能否获得授权的重要环节。目前对于无授权前景审查意见通知书的答复，通常的思路是首先判断审查意见是否正确，若审查意见无明显错误，则需要结合原申请文件来对独立权利要求作进一步修改以克服不具备创造性的缺陷。当对比文件已经公开了与本申请相似的技术方案或较多技术特征时，专利代理人往往难以快速有效的确定独立权利要求的修改方向，从而影响审查意见答复的质量和效率。

笔者认为，在上述情况下，应当重视技术交底书的作用，尝试通过研究技术交底书来寻找修改突破口。技术交底书是发明专利撰写的重要依据。交底材料概括起来可以看成是使用技术特征a、技术特征b、技术特征c，从而解决技术问题S。在申请文件的撰写阶段，代理人为了给申请人争取更大的保护范围，需要对交底书中部分技术特征进行上位概括。例如将交底材料中的技术特征a上位概括为技术特征A，将技术特征b上位概括为技术特征B，将技术特征c上位概括为技术特征C。最后权利要求中形成的技术方案由技术特征A、技术特征B、技术特征C构成。

但是，由技术特征A、技术特征B、技术特征C所构成的技术方案除了能够解决技术问题S以外，有时还能解决其他的技术问题，例如技术问题X。由于该权利要求所请求保护的范围较大，相对容易找到一些技术方案相似或者公开了本申请一些技术特征的对比文件。尤其需要注意的是，审查意见还会指出对比文件同样解决了技术问题X，这种情况下，不容易分辨出本申请相对对比文件具有创造性改进的技术特征，从而也难以找到有效的具有针对性的修改方向。那么这种情况下，是否有办法快速找到合理的修改方向呢？

下面以一个具体案例来进行分析：

涉案申请的权利要求请求保护一种电源适配器检测方法和检测装置，并限定了对电源适配器的电流值检测步骤，具体如下：

一种电源适配器检测方法，其特征在于，包括：

获取电源适配器的第一电压值，其中，所述第一电压值为所述电源适配器空载时的电压值；

逐步增加所述电源适配器的负载电阻值，并实时检测所述第一电压值与第二电压值的差值，其中，所述第二电压值为在增加所述电源适配器的负载电阻值的过程中实时检测得到的所述电源适配器的电压值；

当检测到所述第一电压值与所述第二电压值的差值不大于预设的电压阈值时，记录所述电源适配器当前的负载电流值。

审查意见中引用的两篇对比文件基本公开了上述电流值的检测步骤，审查意见指出对比文件和本申请所要解决的技术问题相同：都是为了检测电源适配器的最大充电电流。

从对比文件公开的特征看，确实公开了与本申请相同或者相似的技术特征，包括在空载时测量电压，增加负载时测量实时电压等；本申请上述权利要求的技术方案以及对比文件也均能够解决检测最大充电电流的技术问题。这种情况下，审查意见没有明显错误，那么一时也难以判断应该如何进行修改来体现权利要求的创造性。

于是，笔者试图去交底书中寻找思路，发现交底书中记载有：当手机带有检测适配器性能的功能，用户需要外面购买适配器，首先打开检测适配器应用对适配器进行检测，在检测时充电自动停止。其要解决的问题是：市场上的山寨适配器横行，买了适配器回去没用几天就坏了，或者性能根本达不到要求。可见，交底书中提供检测电压电流的方案最终目的是为了检测是否为合格适配器，这一最终目的未被对比文件公开，两篇对比文件均没有公开在检测时充电自动停止。因此，这一点可以成为进行修改的主要方向。

然后，根据交底书中的技术方案，在说明书中寻找对应的技术特征，发现说明书也明确记载了：“电源适配器检测装置集成在手机”、“中断电源适配器对终端的充电操作”，并且本申请也明确提出了山寨适配器侵犯消费者权益的技术问题。那么对应解决检测合格适配器的技术特征在说明书中有记载，为修改提供了依据。因此，代理人在对权利要求的修改中加入明确检测合格适配器的技术特征，结合有针对性的突出本申请与对比文件不同发明构思的意见陈述。本次答复后获得了审查员的认同，本申请获得发明专利授权。

通过上述具体案例，我们会发现，在准备答复审查意见的过程中，即使申请文件中记载了具有创造性的技术方案，仅通过分析本申请的申请文件和对比文件，有时难以将其挖掘出来。其原因在于，说明书通常包括几个实施例，用于对权利要求进行解释说明，而每一个实施例又包含大量的技术特征以及解决的技术问题。这些零散的技术特征绝大部分被认为是审查意见中的“常用技术手段”，而所要解决的技术问题被认为是审查意见中的“常规技术问题”，即使对比文件与本申请要解决的技术问题不一样，但是在我们没有认识到其不同之前，却很难将其分辨出来。

其次，虽然在新申请撰写阶段代理人也将交底材料中记载的技术特征a、技术特征b、技术特征c以及技术问题S写入到说明书中，但是由于撰写申请文件时的上位概括，以及对部分技术手段进行扩展，导致技术特征a、技术特征b、技术特征c、技术问题S可能分布在说明书中的不同地方。使得在答复时，代理人难以将技术特征a、技术特征b、技术特征c以及技术问题S联想到一起，即使代理人看到技术问题S，也难以想到其可能带来的创造性效果。例如在上述案例中并不容易发现检测时中断充电的技术特征，以及如何检测确定为合格适配器的技术问题所带来的不能从对比文件中获得的创造性。

但是，如果我们对技术交底书进行阅读，则能够迅速确定本申请的发明构思，以及最为基本和重要的改进点；根据技术交底书的内容确定本申请与对比文件的明显区别，对应找到本申请中修改依据，修改的效率高，并且对应的基于该修改的陈述说服力强。

因此，若我们在进行审查意见答复时如果暂时不能确定修改和答复方向，可以通过阅读技术交底书来确定本申请最基本的发明构思，从而形成有效的抗辩思路，提高审查意见答复的质量和效率。

作者叶思

南方医科大学 基础医学 学士（5年制）

南方医科大学  生物医学工程  硕士

从业经验：2013年至今

中一知识产权研究院研究员，拥有专利代理人执业资格，法律职业资格证。

曾在国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心任审查员4年。期间主要负责发明专利实质审查、专利检索、通知书的撰写。审查的IPC分类号为：A61B6/00-A61B6/14（CT、X射线机相关）、A61B5/05-A61B5/055（磁共振成像相关），其中CT、磁共振的机械结构设计，电子电路、图像处理，探测性能均有涉及。

现任中一知识产权研究院研究员。主要负责申请文件撰写，审查意见答复及审核，专利运营，专利信息推送，专利分析，知识产权分析评议等项目的实施。