小微企业 | 如何制定答复策略(上)

2018年08月14日
在了解审查意见答复的步骤后,小微企业在答复的过程中,如何选择合适的答复点,制定合适的答复策略,以提高审查意见通知书答复意见的质量是至关重要的。

在审查意见中,通常采用一篇或多篇对比文件进行评述,采用一篇或结合公知常识或结合多篇对比文件,将区别技术整合在一起,得出本申请的技术方案,阐述本申请不具备新颖性或创造性理由,但是,在这样的审查意见中,小微企业就需要考虑一个问题,本领域技术人员能不能有这样的动机将这些对比文件结合到一起,达到解决本申请的技术问题,形成本申请的技术方案呢?因此,在思考这个问题时,小微企业可以从特征认定、技术问题、结合启示、以及所认定的公知常识的角度寻找抗辩审查意见的答复点。


小微企业答复策略的两个重要方面:答复点与陈述说理
在制定答复策略之前,应该要准确、全面的理解审查意见。当收到一份否定创造性的审查意见通知书时,应以对技术方案的了解角度去分析、理解审查意见,得出形成审查观点的理由,应从技术方案的了解角度去分析、理解审查意见,从而形成审查观点理由、依据所在,根据得出的审查观点的理由、依据寻找答复点,制定答复策略,陈述具有说服力的理由,才有可能使发明专利最终获得授权。而在其答复意见的制定过程中,换位分析,了解本领域技术人员对技术方案的理解,以及站位发明人的角度,反推发明创造历程,在对制定答复策略的过程中具有非常重要的作用。

《专利审查指南》第二部分第八章第5.1节中规定,申请人在其答复中对审查意见通知书提出反对意见或者申请文件进行修改时,应当在其意见陈述书中陈述其具体意见,或者对修改的内容是否符合相关规定以及如何克服申请文件存在的缺陷予以说明。可见,在答复创造性审查意见时,意见陈述作为与审查员沟通的桥梁,小微企业要充分有效地利用意见陈述,通过意见陈述达到与审查员的顺畅沟通的目的。

在涉及到新颖性或创造性的审查意见,审查意见通知书中通常会引入对比文件作为证据进行评述说理。如表1中所示,在新颖性的评述中,采用对比文件1评述了独立权利要求的新颖性;在创造性的评述中,涉及到采用一篇或是多篇对比文件结合公知常识进行说理,那么,针对以上的情况,小微企业可以从哪些方面来寻找答复点:

(1)对比文件的日期,在审查意见通知书中,根据对比文件日期可以判断对比文件是否可以作为现有技术或是抵触申请评述本申请的新颖性,或是作为现有技术评述创造性,确定审查员在使用对比文件时是否出现纰漏;(2)从对比文件的特征认定的角度进行答复;(3)多篇对比文件结合的创造性评述中,重点关注对比文件X的特征认定,对比文件X的作用与本申请是否相同,对比文件X是否能给出对应的结合启示。(4)创造性评述中对比文件1的改进动机,在对比文件1的基础上是否有动机将公知常识或对比文件X应用到对比文件1中改进成本申请的技术方案;(5)公知常识的认定,审查员所说的“认定技术特征为公知常识或常规技术手段”的特征,是否为本领域的公知常识;(6)合理的修改方式,在涉及到权利要求的技术特征均被公开的情况下,如何对权利要求进行修改能够成为有效的修改方式。

表1:小微企业答复点寻找方向



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