美国商标注册，需要注意什么？

中一知识产权：美国商标注册，需要注意什么？

2021年12月17日

近日，一则关于深圳某知识产权代理公司被美国专利商标局（USPTO）制裁的新闻引发行业关注，因该代理公司实施了包括非法代理、代签申请、提供虚假地址、共享申请账户等多项违法违规行为，导致其代理的15000多个美国商标全部作废。

制裁内容节选：

“ 1、永久禁止该代理机构或相关人员提交商标的所有项目；

2、官方拒绝受理任何关于该代理机构或相关人员提交商标的所有文件；

3、官方将永久停用所有该代理机构或相关人员在官方的联系通道，并采取一切措施防止并拒绝该代理机构或相关人员创建新的、其它联系账户；

4、终止该代理机构或相关人员提交的所有项目的进行程序，包括但不限于申请中、已注册的所有程序；

5、逐步删除该代理机构或相关人员在所有其提交的申请、已注册案件中的相关信息；

6、由该代理机构或相关人员提交的商标申请或注册信息，将从官方数据库中逐步清除，并继续清查与该代理机构或相关人员的相关账户、相关案件等信息。”

细看该案结果，跟国内对待“劣迹艺人”手法相似——声销迹灭、作品下架、永久封杀。随着该制裁的生效，不少企业及商家之前由该公司代理注册的商标也一朝覆灭。

随着国内企业在美国商标注册数量的激增，美国USPTO积极采取各种措施，加强了对美标申请的监查及审查力度。可以预见，未来中国企业注册美国商标将遭遇更严苛的审核，企业该如何应对？

美国商标注册，需要注意什么？

委托正规代理机构

美国商标需委托正规的商标代理机构和美国执业律师提交申请（正规代理公司一般有合作的正规外所，不必自己接触美国律师），USPTO官费规范项目250美元/类，非规范项目350美元/类，加上国内代理机构服务费及美国律师费，固定成本就在那里，市场上的低价代理需要警惕。

哪些类型可以注册

已经使用的，需提供在美国的商标商业使用证据；

意向使用的，申请授权后需提供使用证据；

基于优先权的 ，需提供优先权证明文件；

基于本国已注册的，申请时需同时递交本国商标注册证书及英文翻译。

使用证据-真实

使用证据务必遵循真实性原则，不P图、不伪造证据。现在USPTO 的审查越来越严格，增加了审查员数量，运用先进软件判别签字、使用证据的真伪，如发现可疑，不仅增加了驳回风险且容易构成虚假申请。

即使通过注册，之后也极可能被第三方提起或USPTO自行发起的商标撤销程序和商标重审程序撤销，也可能影响其他正在申请的商标。

最早使用时间

虽然USPTO在审查的过程中不会审查这个时间，但也需要实事求是，因为后续如果涉及到异议或无效等案件，这个时间是个关键因素。

不盲目增加商品小项

美国实行的是使用在先原则，商标用在什么项目上就注册什么项目，小项越多，需要提供的使用证据就越多，这样反而增加了注册难度和风险。

常见的驳回理由

商标缺乏显著性（包括商标具有普通含义，是一般词汇等）；

商标描述有误（尤其是对商标设计和含义等描述和商标文字和图样不符合）；

商标使用证据问题（包括证据不足，证据有误等）；

在先商标冲突（存在相同或近似商标，详见引征商标信息）。

准备多国使用的，考虑通过《马德里公约》进行美国商标申请

基于国内有效商标申请或注册的，可通过马德里商标延伸至美国，申请时无需提供使用证据，在注册成功后5-6年内提供有效使用证据即可。

美国商标购买

市场上在售的美国商标，虽然按实际使用注册下来了，但95%以上基本没有投入商业使用，这类商标一但对别的商标构成障碍，撤销概率极大，购买需谨慎。

如急用，必须买一个的，可在投入使用后，用自己的名义重新提交一个合法的相同商标申请，以规避收购商标权力不稳定带来的风险。

注意定期维护

商标注册后，要随时关注状态，不要错过5-6年的商标使用申明，逾期未提交将失效。

另外注意保留商标的使用证据，不仅是为了应对USPTO定期的使用宣誓，也为将来有可能出现的商标维权案件提供有力证据。

结语

遵守国内外法律法规，聘请专业的服务机构，拥有正规商标、专利、版权等知识产权的保护，才能帮助企业在海外市场走的长远。

中一知识产权专注知识产权行业近20年，服务网络覆盖全球100多个国家及地区，与美国Dickinson Wright、欧盟Mark Clerk、日本SHIGA等国际知名知识产权服务机构建立了长期的业务往来合作关系，企业朋友们如有涉外商标、专利等相关疑问或服务需求，可拨打热线0755-82094518进行咨询。