不用则废:中国对连续三年不使用注册商标的撤销风险不断上升

2024年04月22日
本文笔者探讨了注册商标连续三年不使用撤销(以下称“商标撤销”或“撤三”)风险显著上升的新形势,分析了撤三案件答辩失败的典型情况,据此强调了收集证据的主要要求,同时向商标注册人提供了一套证据收集流程。

近年来,中国注册商标撤销案件的数量明显增加,同时注册商标的全部及部分撤销率一直保持在较高水平。

根据相关法规,注册商标应在注册之日起三年内实际使用。此后,任何单位或个人都可以基于其初步调查结果,针对注册商标所涵盖的全部或部分商品/服务,向中国商标局(以下简称“商标局”)申请撤销未使用的注册商标。商标局会通知注册人提供撤销申请日之前三年内在中国大陆实际使用该注册商标的证据,或是不使用的正当理由。对于商标局作出的撤三案件决定,当事人可向商标评审部门申请复审,之后还可以针对评审结果向法院提起一审和二审诉讼。

关于商标局阶段的撤三案件数量,目前尚无权威数据。本文通过商标评审阶段的公开统计数据,概述中国撤三案件的情况。

向商标评审部门提起的撤三复审申请量(基于官方或权威来源)资料来源:国家知识产权局审查注册登记统计月报

根据中国国家知识产权局发布的月报和年报,向商标评审部门提交的撤三复审申请量从2019年的13,413件激增至2023年的21,393件,商标评审部门作出的撤三复审决定的数量从2019年的8,580件增至2023年的16,438件,几乎翻了一番。

由于并非所有的撤三决定都会被复审至商标评审部门,因此在第一阶段提交给商标局的撤三申请(即商标所有人初次接到答辩通知)数量自然高于以上统计数据。

评审阶段的撤销率及部分撤销率(基于官方或权威来源)资料来源:国家知识产权局年报国家知识产权局2023年年报将于2024年6月发布。
国家知识产权局2021年年报未提供撤销率;2021年的数据来源为商业数据库飙局。

从2019年到2022年,注册商标的全部及部分撤销率保持在较高水平——2019 年分别为50.8%和31.7%,2022年分别为49%和33.8%。

答辩成功率保持在18%以下(2021年除外,概因数据来源不同)。

商标评审部门的撤销率(包括全撤和部分撤销)及维持率
资料来源:国家知识产权局

鉴于撤三案件的数量不断增加,而答辩成功率一直较低,因此人们日益关注造成这种情况的原因,并希望制定出有效的应对策略。

实操变化导致商标撤销增加
众所周知,中国的商标注册簿非常拥挤,截至2023年底,有效商标注册量达4,610万件。2021年的新注册申请量为历史最高,达到940万件,2023年仍有720万件。

在2023年提交的所有注册申请中,有 48%被商标局驳回,包括33.6%的全部驳回和14.4%的部分驳回。

庞大的商标注册量使得剩余的商标资源相当有限,这也敲响了撤三风险高企的警钟。
中国的有效商标注册和新注册申请
中国的有效商标注册和新注册申请
资料来源:国家知识产权局年报

此外,自2018-2019年以来,商标评审部门和法院基本不再接受商标共存协议和同意书,主要原因是主管部门担心大量的商标共存会增加公众混淆的风险。这一变化限制了申请人的选择,通常可以洽谈受让在先的引证注册,或者寻求撤销引证注册(如有)。撤三申请是清除在先障碍商标的一种途径,与商标异议和无效宣告相比,它较为简易直接(不要求在先商标权或在先使用),且更加经济。因此,这被认为是导致注册商标受到更多攻击的原因。

中国商标主管部门尚未公布应对以上形势的举措,官方对于撤三案件中使用证据的审查标准与以前一样严格,在部分情况下甚至可能更严。如何维持注册,可能持续对权利人带来困难和挑战。
答辩失败的典型情况
不使用的正当理由主要包括破产清算、政府政策性限制和不可抗力,这些理由都可以通过相关的官方文件或公共信息来证明。但这些对大多数注册人来说并不适用。

根据《中国商标法》及相关的审查和审理指南,商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装、容器、服务场所以及交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品或者服务来源的行为。主管部门在评估使用证据时,将审查五个关键要素,即:

▶ 证据是否形成于指定的三年期间内;
▶ 使用行为是否发生在中国大陆地区;
▶ 使用时是否改变了注册商标的主体部分和显著特征;
▶ 使用的商品/服务是否与注册的商品/服务一致;以及
▶ 使用是否由注册人作出或授权(或至少不违背其意愿)。

尽管对商标使用的要求较为明确,但撤三案件的抗辩成功率很低,这反映了现实世界中商标使用情景的复杂性以及收集证据的难度。下文提供了一些抗辩失败的典型例子。
缺乏佐证的自制证据或缺乏内在关联的零散证据

这是最常见的抗辩失败。与其他国家和地区的相关法律实践明显不同的是,在中国,真实产品/产品包装/标签、宣传册和标签的图片,以及展示或销售商品的网页,基本不足以在撤销程序中维持注册商标,因为这些文件很容易被编辑,其真实性存疑。与其他企业


来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)
作者:赵桂花 罗思国际高级商标代理人

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